特許で拒絶理由通知を受領した際の留意事項

特許を登録すべきか否か

拒絶理由の解消

特許を登録するためには、審査官の拒絶理由を解消しなければなりません。拒絶理由を解消するとは、特許の権利範囲を狭くするということです。例えば、以下のように断面が六角形の金色の色鉛筆があります。

特許請求の範囲に「中心部に設けられた芯と、芯の周囲を覆う周縁部と、を有する鉛筆」と記載されている場合には、鉛筆の断面が丸でも、三角でも、多角形でも権利範囲に含まれると解されます。

ここで、特許請求の範囲の記載を「中心部に設けられた芯と、芯の周囲を覆い断面が多角形の周縁部と、を有する鉛筆」とすると、断面が円形の鉛筆は権利範囲から外れます。さらに、「中心部に設けられた芯と、芯の周囲を覆い断面が六角形の周縁部と、を有する鉛筆」とすると、断面が三角形や五角形の鉛筆は権利範囲から外れます。

つまり、記載されている概念を狭くすることにより権利範囲はより狭くなり、特許として登録され易い方向に傾きます。さらに、「中心部に設けられた金色の芯と、芯の周囲を覆い断面が六角形の周縁部と、を有する鉛筆」というように記載を増やせば増やすほど権利範囲が狭くなり、より登録され易くなります。

ただし、闇雲に狭くすれば良いというのではなく、審査官から示された拒絶理由通知に記載されている引用文献に記載されていない事項について限定することにより登録に導くことができます。また、この限定した事項について優れた効果があれば、なお良いです。

ここでいう効果とは、「断面が六角形の鉛筆だと、断面が丸の鉛筆のように転がって机から落下し芯が折れるということがない」などです。特許にするためには、構成（断面が六角形）と効果（転がらない）とを一体的に主張することが好ましいです。

従って、限定したとしても特許を保有しておく必要があると判断された場合には、拒絶理由通知に対して応答し権利化を目指しましょう。

権利化の断念

限定するとあまりに権利範囲が狭くなってしまうような場合には、これ以上費用をかけて権利化を行わないという判断もあり得ます。その場合には、拒絶理由通知に応答しないことにより自動的に拒絶査定となります。

特許を取得すべきか、あるいは放棄するかについては、取得することができる権利範囲を見極めながら判断しましょう。可能な限り広い範囲で明確に権利を取得することができるか否かが、弁理士としての腕の見せ所と言えます。

権利行使時の懸念

拒絶理由通知の応答時に特許請求の範囲を狭くした場合には、当然に特許権が回避されやすくなります。例えば、上記の例だと、「中心部に設けられた芯と、芯の周囲を覆い断面が六角形の周縁部と、を有する鉛筆」と会った場合に断面を丸くするといったケースです。

上記については、文言上は侵害とはなりません。ただし、間接侵害や均等論など特許権の侵害では文言上侵害していない場合であっても侵害となるケースがあります。

間接侵害については法律上規定がありますが（特許法第１０１条）、均等論は判例によって決まっています。これらのケースについては、個別具体的な判断が必要となります。

拒絶理由通知の対応、又は侵害の有無の鑑定など、特許に関するご相談などございましたら、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]